▲

[정상문=부천대학교 산업디자인학과 교수] '벌집아이스크림'은 벌집꿀을 통째로 잘라 아이스크림에 올려먹는 제품인데, 벌집아이스크림과 관련하여 디자인권에 대한 국내의 분쟁사례로는 2013년 서울 강남의 가로수길 1호점을 시작으로 성장한 벌집 아이스크림의 원조 격인 ‘소프트리’이다. 소프트리는 2013년 6월 10일 소라빵 위에 소프트 아이스크림을 얹고, 그 위에 벌집을 올린 디자인을 '기본디자인'으로 등록했다. 이어서 2016년 10월 1일 콘과 컵에 담긴 아이스크림에 벌집을 올린 디자인 6건도 추가로 '기본디자인'으로 출원하여, 아이스크림 디자인권에 대한 권리보호와 함께 및 이를 바탕으로 지식재산권(IP:Intellectual Property)에 대한 중요성을 인지하고 전략적으로 활용할 수 있도록 하였다.

▲[소프트리의 ‘벌집 아이스크림’ 디자인특허(2014년02월12일 등록)]

반면에 후발주자인 ‘밀크카우’는 아이스크림에 대한 디자인권의 출원을 하지 않고, ‘소프트리와’ 유사한 제품의 모양과 용기, 매장 인테리어 등의 미투(Me too : 따라하기)전략으로 갈등을 빚어오다 결국 법적인 소송에 휘말리게 되었다.

벌집아이스크림 1위 업체이자 벌집아이스크림 전문 브랜드인 '소프트리'를 운영하는 엔유피엘과 또 다른 전문 브랜드이자 2위 업체인 '밀크카우'의 가맹본사 엠코스타가 서로 법적인 분쟁을 벌이기 시작한 출발점은 소프트리를 운영하는 엔유피엘이 밀크카우를 운영하는 엠코스타를 상대로 지난 2014년 4월에 제기한 '디자인권 침해금지 가처분 신청'(사건번호:2014카합80301)이었다.

당시에 국내 유기농 벌집아이스크림 20여개의 가맹점을 보유한 소프트리는 자사와 유사한 제품과 디자인, 인테리어 등을 내세워 아이스크림점을 개점한 밀크카우 가맹본사 및 가맹점을 대상으로 '침해된 디자인을 이용한 제품에 대한 제조, 사용, 양도 등을 금지하는 내용'의 가처분 신청을 서울중앙지방법원에 제기했다.

▲[소프트리의 벌집 아이스크림(좌)과 최초 디자인 특허(중) 및 밀크카우의 벌집 아이스크림(우)]

엠코스타(밀크카우)가 아이스크림 매장을 열어 운영하면서, ‘소프트리 허니칩’을 모방한 제품을 생산·판매하는 한편, 그 모방 제품을 이용해 프랜차이즈 가맹점 사업을 진행해 당사에 심각한 경제적 이익이 침해되고 있다는게 엔유피엘(소프트리)의 주장이며, 엔유피엘(소프트리) 측은 "소프트리와 가맹계약을 희망하는 사람들이 밀크카우와 혼동하거나 밀크카우와 가맹계약을 체결하는 현상까지 발생됨으로써, 당사의 사업상 중대한 차질을 빚고 있어 이를 위해 디자인권 침해에 대한 가처분을 신청하였으며, 또한 밀크카우 가맹본사인 엠코스타에 대해 소프트리와 유사한 제품을 제조, 판매하는 등 부정경쟁행위를 하고 있다며 부정경쟁행위의 금지 본안소송도 제기(2014년 5월 3일)하였었다.

하지만 법원은 소프트리가 나중에 출원(2013년 10월 1일 출원)하여 등록받은 디자인의 출원에 문제가 있다며 이를 기각(2014년 11월)하였는데, 나중에 출원한 6건의 디자인은 6월 1일에 출원한 기본디자인의 관련디자인이다. 그러나 기본디자인으로 출원했기 때문에 무효가 될 수 있는 디자인이라며 소프트리가 ‘디자인권 침해에 대한 가처분을 신청’을 기각(2014년 11월 27일)하였다.

그러나 2014년 11월 27일 서울중앙지법 민사13부(심우용 판사)는 ‘밀크카우는 소프트리의 벌집 아이스크림을 비롯한 여러 제품들의 형상을 모방한 제품을 제조 또는 판매하거나 가맹점 계약을 체결하는 방법으로 제3자로 하여금 제조, 판매하게 하여서는 안된다.’라고 판결했는데, 이는  벌집 아이스크림전문점 '소프트리'가 유사 브랜드 '밀크카우'를 상대로 제기한 부정경쟁행위금지청구 소송에서는 승소하였다.

▲ [엔유피엘(소프트리(좌))와 엠코스타(밀크카우(우))의 로고 및 매장내부 컨셉 이미지]

법원은 또한 밀크카우에 대해 ‘외부 간판이나 메뉴판, 콘반지, 로고 등도 사용 금지 처분을 내렸고 아이스크림콘을 이용한 진열방식이나 벌집꿀 진열 방법 등도 따라 해서는 안된다.’고 판결했는데, 이는 트레이드 드레스(trade dress : 입체상표)의 개념을 인정해 준 판결이지만 트레이드 드레스 침해문제를 정식으로 제기하지 않았던 것은 트레이드 드레스와 관련하여 우리나라 지식재산권 판례의 좋은 사례로 자리매김 할 수 있었는데, 아쉬운 부분이다.

다른 한편으로 엠코스타(밀크카우) 측은 엔유피엘(소프트리)가 나중에 등록한 디자인(2013년 10월1일 출원)이 처음 등록(2013년 6월 10일 출원)한 '기본디자인'과 유사하고, 기존에 알려진 디자인을 참고해 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라는 이유로 문제가 있다며, 특허청에 등록 취소를 요구했다. 그러나 이에 대해 특허청은 이의 신청한 디자인의 용기나 아이스크림 형태가 이전에 출원한 소프트리 디자인과 다르고, 디자인의 창작성이 인정되므로 등록 취소할 이유가 없다고 결정(2015년 3월 4일)했다.

이전에도 언급했던 바와 같이 우리나라의 디자인권에 대한 법적인 보호 장치로는  ‘디자인보호법상의 보호가능성 검토’와 ‘부정경쟁방지법에 의한 보호’와 ‘상표법에 의한 보호’와 함께 ‘저작권법에 의한 보호’가 있으며 이를 통한 법적인 보호가 가능하다고 할 수 있으나, 아직은 보완되어야 할 점들도 많이 있다.

하지만 디자인권을 포함한 지식재산권보호에 대하여 일반 소비자를 포함한 관련업계에서도 별다른 죄의식 없이 이루어지고 있는 남의 아이디어를 도용하는 비정상적인 사업행태인 ‘미투브랜드’(Me too brand)에 대한 법적인 보호나 인식은 아직도 미흡하다고 하겠다. SW

webmaster@economicpost.co.kr

시사주간 편집국 다른기사 보기