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[정상문=부천대학교 산업디자인학과 교수] 상표법상의 상표(trademark)라 함은 기호, 문자, 도형과 이들의 결합으로 이루어진 것을 지칭하는데, 우리나라에서는 1995년 12월 29일 ‘색채상표’의 도입을 주요 내용으로 하는 상표법을 개정하여 1996년부터 시행하였으며, 1997년 8월에는 입체상표제도가 도입되었다. 또한 기술의 발달과 함께 수요자들의 다양한 요구에 의해 상표의 보호대상이 오감(五感)에 의하여 인식할 수 있는 색채, 냄새, 소리, 동작 또는 트레이드 드레스(trade dress : 입체상표) 등이 포함된 감각상표의 범주로 그 영역이 확대되고 있다.
 
개정된 상표법에서도 색채상표 보호에 관한 법 또한 미국이나 유럽, 일본 등 세계 각국에서 인정하고 있는 것과는 부분적으로 차이가 있는데, 미국의 상표법(Lanham Act)에는 색채에 관하여 명문화된 규정은 없지만 판례상 색채상표가 상표로서 보호될 수 있으며, 색채가 다른 상표의 구성요소와 결합된 경우는 물론이고, 색채만으로 구성된 상표도 식별력이 있으면 상표로서 등록될 수 있다. 또한 2016년 9월 1일부터 시행된 개정 상표법에 의해서 보호되는 ‘상표’의 정의에 관한 규정이 상품의 식별력과 출처 표시 등의 핵심적인 의미와 대표적인 표현방식을 주로 사용하도록 간결하게 정비되었다.

우리보다 앞서 색채상표의 등록 및 보호체계가 정비된 미국에서도 색채상표 보호와 관련하여 단일 색채만으로 구성된 상표도 등록받을 수 있기까지는 다양한 사건에 대한 법적 분쟁과 판례를 통하여 정립되는 과정을 거쳤는데, 색채상표에 대한 초기의 판례(액체상품이나 조제약품의 색채에 대한 판례)에서 미국의 연방대법원은 코카콜라(Coca-Cola)의 음료수 색상에 대한 독점사용권을 부인하였으며, 펩토 비스몰(Pepto-Bismol)이라는 위장약의 분홍색 색상에 대하여도 미국연방 제2항소법원은 동 약품의 제조회사가 위장약과 관련하여 분홍색을 영구히 독점적으로 사용할 수 없다고 판결하였다. 이러한 판결의 밑바탕에는 미국의 전통적인 관점에서의 ‘색채고갈론’이나 ‘색채혼동론’을 원용하여 단일의 색채를 상표로서 보호하는 것을 부정하고, 다른 식별력 있는 표장과 결합된 경우에만 상표로 보호하려는 시각이 깔려있다고 하겠다.

▲ [오웬스 코닝(Owens-Corning Fiberglass Corp.)의 유리섬유 절연재(fiberglass insulation)에 적용된 핑크색상 제품들]

단일색채가 상표로서의 기능을 한다고 인정된 경우로는 오웬스코닝(Owens-Corning
Fiberglass Corp.)의 유리섬유 절연재(fiberglass insulation)의 핑크색상을 들 수 있는데, 유리섬유 절연재에 사용된 핑크색은 오웬스 코닝의 제품이라는 확인 이외에는 핑크색이 주는 다른 기능이 없다는 것이다. 1985년의 오웬스 코닝(Owens-Corning Fiberglass Corp.) 사건에서 연방항소법원은 전통적인 색채고갈론을 명시적으로 거부하였다.

하지만, 오웬스 코닝 사건판결에서 색채 자체만으로 상표법상의 보호를 받을 수 있다고 한 선례로서 보기에는 많은 제약이 있었음에도 불구하고, 이 판결에서 오웬스 코닝 회사상품의 색채에 대하여 ‘2차적 의미’를 획득하였음을 인정받았다는 점이다. 오웬스 코닝 판결이후에도 미국특허청은 ‘색채상표’에 대한 일치된 견해를 보지 못하였으며, 이 견해를 따르지 않는 항소법원들의 판결들이 잇달아 등장하기도 하였다.

▲[퀄리텍스(Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc)사건의 핵심인 녹금색(green-gold) 색채상표(중)와 제품들(좌, 우)]

하지만 1995년의 퀄리텍스(Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc)사건에서 연방 대법원은 녹금색(green-gold)의 단일색채로 이루어진 상품을 제작하여 판매하던 중 그 색채만을 상표로 출원한 경우에, 연방상표법상 등록할 수 있는 표장에 속하는지 여부를 판단하였는데, 전원일치 판결에 의하여 항소심판결을 파기하면서 색채만을 사용하는 것을 절대적으로 금지하는 규칙이 없다고 판시함으로써 색채만으로 이루어진 상표의 상표 등록을 불허하는 전통적 입장에 종지부를 찍게 되었다.

원고인 퀄리텍스(Qualitex)사는 1957년부터 ‘선그로(Sun Glow)’라는 문자상표를 붙이고 녹금색(green-gold)의 세탁소 다림질에 사용되는 프레스 패드를 제조 판매하여 왔으며, 1989년 12월 26일 프레스 패드에 녹금색만으로 상표등록출원하여 1991년 2월 5일 상표등록(Registration Number 1633711)을 받았다. 피고인 야콥슨(Jacobson Products. Co., Inc)사는 1989년 7월부터 동종의 상품에 원고의 녹황색과 유사한 색채를 가진 상품을 납품받아 ‘매직그로(Magic Glow)’라는 문자상표로 판매하기 시작하였다.

이에 퀄리텍스는 1990년 3월 미국 상표법 제43조(a)에 규정된 원고의 트레이드 드레스(trade dress)에 대한 침해행위 및 부정경쟁행위(모방상품에 의한 사기적 행위) 및 손해배상 청구소송을 제기하였고, 1991년 연방 특허상표청에 상표등록을 한 후에 상표법 제 32조(1)(a) 위반에 따른 상표권 침해금지 청구를 추가하였다. 법원에서 다투어진 주된 쟁점은 단일색채만으로 연방 상표법상의 상표로 등록될 수 있는지 여부에 대한 논의였다.

1심인 로스앤젤레스 연방지방법원은 원고의 제품 색채가 식별력을 가지며, 비기능적이라는 이유를 들어 상표권 침해, 부정경쟁, 트레이드 드레스 침해에 대해 인정하였다. 그러나 제9 연방항소법원에서는 색채고갈론, 색조혼동론, 다른 대체적 구제수단의 이용가능성 등에 비추어 색채만으로 구성된 상표는 보호되지 못한다고 결론 내림으로써 원심의 상표침해 인정을 부정하고 색채상표 등록의 취소를 명하였다.

상표가 되기 위한 구성요건으로써 제조원을 나타내는 출처(identification)표시와 식별력(distinction)을 갖추어야 하는데, 색채도 이러한 요건을 갖출 수 있다. 즉, 제품의 색채가 가공적(fanciful)이거나 임의적(arbitrary)이거나 암시적(suggestive)인 상표처럼 본질적으로 식별력을 갖추고 있는 것은 아닐지라도 사용에 의한 2차적 의미((secondary meaning)의 식별력을 획득할 수 있다. 즉, 색채도 사용에 의한 식별력를 획득함으로써 출처기능과 식별기능을 행사하고, 따라서 상표가 될 수 있다는 것이다.

이에 대해 연방대법원은 전원 일치 의견으로써 항소심 판결을 파기하며, 색채상표 보호를 원천적으로 금지하는 상표법상 원칙은 없다는 사실을 확인하였으며, 랜햄법상의 문구는 의미를 전달할 수 있는 어떠한 것이라도 상표로서 기능할 수 있음을 의미하는 것이며, 타인의 상품으로부터 상표권자의 상품을 구별시킬 수 있기만 하면 충분히 상표로 볼 수 있다고 판시하였다.

연방대법원의 퀄리텍스 판결은 단일의 색채가 상표로서 등록하는 것을 인정한다는 것이다. 즉 상품의 색채를 상표로서 인정하지 않는 전통적인 규칙의 기초가 되었던 색채고갈론과 색채혼동론을 부정함으로써 색채도 입체상표, 문자상표 등과 같이 상표로서 사용되는 것을 절대적으로 금지할 근거가 없다는 것이다. 다만, 색채상표가 상표로서 등록받기 위해서는 경쟁상품에 대한 식별력이 있고 기능적이지 않아야 한다는 제약요건을 여전히 가지고 있는 것을 판시하고 있다.

▲[화이자 프로덕츠(Pfizer Products Inc.)와 한미약품의 의약품 지식재산권 분쟁 상품인 비아그라(Viagra)(좌, 중)와 팔팔정(우)]

우리나라에서의 색채상표와 관련된 분쟁사례로는 화이자 프로덕츠(Pfizer Products Inc.)와 한미약품간의 의약품에 대한 지식재산권 분쟁인데, ‘비아그라(Viagra)’에 대한 ‘팔팔정’의 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계통의 색채상표에 대한 디자인권침해’와 ‘상표권침해’ 및 ‘부정경쟁행위해당여부’의 3가지 사항에 대한 치열한 법적공방속에서 서울중앙지방법원과 서울고등법원, 대법원의 판결(대법원 2015.10.15.일 선고 2013다84568 판결)로 이어진 사례이다.

대법원에서 최종적으로 상표권 침해여부와 관련해서 원고인 화이자가 사용에 의한 이차적 의미의 식별력을 획득했다고 볼 여지가 충분하다고 권리는 인정했으나 침해는 부정하였으며, 부정경쟁행위에 대해서는 2조1호가목에 해당되지 않는다는 판결을 하였다.

최근에 와서 디자인과 지식재산권의 패러다임도 변화하고 있는 추세인데, 첨단기술과 문화의발달로 지식재산권도 점차 다양해지고 지식재산권의 권리보호범위가 중첩되거나 경계가 모호해 지면서 기업은 제품개발의 초기단계부터 적절한 대응전략 마련과 함께 지식재산권 확보 및 보호를 위한 종합적이며, 체계적인 지식재산권 보호전략을 수립하고, 상호 보완적인 Cross 보호체계로 나아가는 것이 바람직하다고 하겠다. SW

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